Vol.100「結合商標の提案の安全を確認する＜検索例題 -ゲンコツメンチ＞
新規に商標登録出願を考えた場合、必要とされる商品（役務）のジャンルの中で、その「スタイル（外観）」「呼び方（称呼）「イメージ（観念）」のいずれもが他に類のない新しいものであることを目指すことになりますが、そのためには、先行登録商標の有無を調査する必要があります。
本稿では、審決取消訴訟において商標登録の有効性が争われた、結合商標「ゲンコツメンチ」を例題として、まず、１．先行商標の検索方法 の項で、J-PlatPat の商標検索ツールを使って具体的な調査方法を解説し、次に、2. 商標の類否判断 の項で、先行商標「ゲンコツ」との類否を実際の判決例をもとに確認しています。（結合商標とは、2 つ以上の言葉を組み合わせた商標です。）
そのための基本の知識として、前段に、商標の類否の要素と商標の本質的機能である識別力についての丁寧な説明がありますので、ぜひ順を追ってお読みいただければ幸いです。
※番外に、－付録編－として、同じ著者による「キューピー」の商標は誰のもの？」を掲載しています。
（2018年2月14日 編集・文責：デザイン保護委員会 委員長 丸山和子）
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情報発信
結合商標提案の安全を確認する＜検索例題-ゲンコツメンチ＞
青木覚史 弁理士 特許業務法人三枝国際特許事務所
今回は、ローソンの人気お惣菜「ゲンコツメンチ」の商標に関する審決取消訴訟を題材とし、商標「ゲンコツメンチ」について商品「ハンバーガー」で新規に商標登録出願をすると仮定して、1. 先行商標の検索方法、 2. 商標の類否判断 について解説します。
※出典：クックパッドHP（https://cookpad.com/pr/tieup/index/1171#rank_fried）
◆本題に入る前に、今回のポイントとなる、「商標の類否」と「自他商品の識別力」について確認します。
＜ポイントその1 「商標の類否」＞
商標の類否は、大きく分けて以下の2つの要素によって判断されます。
※出典：特許庁HP（https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm）
まず、要素1として、他人の登録商標と同一又は類似する商標か？を見てみましょう。
商標の類否について『商標審査基準』では、次のように説明されています。
「商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する。」
原則として、外観、称呼、観念のうち、一つが類似すれば、類似の商標と判断される可能性があります。
（外観類似の例）
（称呼類似の例）
（観念類似の例）
次に、要素2として、商品（役務）が同一又は類似か？を見てみます。
特許庁の審査において、商品（役務）の類否は、原則として、類似群コードという5桁のコードが一致するか否かで決まり、同一のコードが付与された商品・役務は、類似するものと推定されます。
以下のように、商品区分が同じであっても、類似群コードが異なれば、非類似の商品と推定されます。
（例） 第16類 書籍（類似群コード：26A01）≠
第16類 文房具類（類似群コード：25Ｂ01）
反対に、商品区分が異なる場合であっても、類似群コードが一致すれば、類似の商品と推定されます。
（例） 第16類 書籍（類似群コード：26A01）=
第9類 電子出版物（類似群コード：26A01 26D01）
また、上記のとおり、1つの商品に対して複数の類似群コードが付与される場合があり、そのうち1つでも類似群コードが一致していれば、両商品は類似すると推定されます。
以上、商標の類否判断は、商標の類否と指定商品（役務）の類否をそれぞれ個別に判断する必要があり、たとえ商標の構成が同一または類似であっても、商品（役務）が非類似であれば、両商標は非類似となります。
（例） 商標：「ＡＢＣ」 指定商品：「靴」≠
商標：「ＡＢＣ」 指定商品：「菓子」
したがって、商標調査をするにあたっては、
①まず、検索したい商品の類似群コードを特定し、
②その中で、商標構成上、同一または類似の商標があるかどうかを検討することになります。
＜結合商標の類否＞
さらに、本件商標「ゲンコツメンチ」のように、2つ以上の言葉（この場合、「ゲンコツ」と「メンチ」）を組み合わせた商標を「結合商標」といいます。結合商標の類否判断において、あくまでも商標全体で対比されるのが原則ですが、一定の条件を満たせば、一部分のみを取り出して対比されることが許されます。その基準が以下の最高裁判決に示されており、結合商標の類否判断をする上で非常に重要ですので、以下に紹介します。
「商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号 昭和38年12月5日第一小法廷判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号 平成5年9月10日第二小法廷判決、最高裁平成19年(行ヒ)第223号 平成20年9月8日第二小法廷判決)。」
-具体例として、上記判断基準が用いられ、結合商標の一部分が類否判断の対象とされた審決例を2つ紹介します。-
詳細は「2. 商標の類否判断」で後述しますので、ここではイメージだけつかんでいただければOKです。
＜ポイントその2 「自他商品の識別力」＞
識別力とは、自己の商品（役務）と他人の商品（役務）を区別する目印としての機能を指します。
この識別力は、商標の本質的機能であり、識別力がない商標は、商標登録を受けることができません。
（商標法3条1項各号）。
例えば、「NIKE」のスニーカーが欲しい需要者は、「NIKE」の商標を目印とし、他メーカーのスニーカーと区別し、「NIKE」の商品を購入します。この場合、「NIKE」の文字部分は、「識別力を有する」ということができます。
一方、商標が、普通名称である場合、商品の品質表示にすぎない場合等、自己の商品と他人の商品を区別するための目印として機能しない場合（識別力がない場合）には、商標の本質的な機能を果たさず、商標登録を受けることができません。
例えば、スニーカーに「ハイカット」という商標が付されている場合、需要者は、これを、単にスニーカーの品質（種類や形状）を表示したものと認識するにとどまり、これをもって、誰の商品かを区別することはできません。つまり、「ハイカット」はスニーカーとの関係で識別力を有しません。
また、仮に「ハイカット」の商標が登録され、一私人がこれを独占するとなると、他社はハイカットモデルのスニーカーに対して「ハイカット」と表示できなくなり、商品の品質を適切に表示することができなくなります。このように、独占適応性の観点からも、商標としての機能を有しない文字は、単独では商標登録の対象となりません。
さらに、先程の「
」の例のように、構成文字の一部に識別力を有しない語が含まれる場合には、それ以外の部分から単独で称呼が生じる場合があります。
上記の例では、「DNA/ディーエヌエー」の文字部分が、指定商品との関係で識別力を有しないと考えられるため、それ以外の「ATHLETE/アスリート」の文字部分が商標としての機能を果たすと考えられ、「アスリート」の称呼が単独で生じます。
詳細は後述しますが、今回の題材では、「ゲンコツメンチ」の構成中、「メンチ」の文字の識別力の強弱が争点となり、「ゲンコツ」の文字部分を単独で分離できるか否かがポイントとなります。
◆さて、商標の類否と識別力について大まかに理解していただいたところで、本稿の目的である、商標調査について「J-PlatPatの商標検索ツール」を使用してみましょう。
－1. 先行商標の検索方法－
J-PlatPatの商標検索ツールのうち、「商品・役務名検索」で類似群コードを確認し、次に、「称呼検索」で先行商標を検索していきます。
まず、J-PlatPatの「商品・役務名検索」で「ハンバーガー」の類似群コードを確認します。
商品・役務名に「ハンバーガー」と入力し、「検索」、「一覧表示」の順にクリックすると、「ハンバーガー」の文字を含む商品名が表示されます。
表示結果から、「ハンバーガー」の商品区分は第30類であり、類似群コードは30A01であることがわかります。
次に、J-PlatPatの「称呼検索」を使って先行商標を検索します。
「称呼検索」は、調査する商標の「称呼（読み方）」と類似群コードを入力して使用します。
なお、類似群コードの代わりに区分で調査範囲を絞り込むこともできますが、この場合、類似群コードが一致しない商標も結果に含まれてしまいます。したがって、先行商標を正確に検索したい場合は、類似群コードによる検索をおすすめします。
この「称呼検索」では、特許庁のデータベースの中から、同一の先行商標の他、類似する可能性のある商標が機械的に検出されます。ただし、検出された先行商標と、実際に審査で引用される先行商標は必ずしも一致しません。
以下のように、称呼1に「ゲンコツメンチ」と入力し、類似群コードに30A01を入力して「検索」、「一覧表示（類似種別順）」の順にクリックすると、2件ヒットしました。
いずれも、本件題材の真の権利者である株式会社ローソンの登録商標であり、他人の先行商標は検出されなかったと仮定して話を進めます。
他人の先行商標は検出されず、商標「ゲンコツメンチ」は問題なく登録できるようにも思えますが、さらに、先ほどの結合商標と識別力の観点から商標「ゲンコツメンチ」の称呼を特定する必要があります。
「ゲンコツメンチ」の構成中、「メンチ」の文字部分は、本件食品関連の指定商品との関係で、「メンチカツ」あるいは「挽き肉を使用した商品」を表す語であると理解できます。したがって、当該「メンチ」の文字部分によっては、需要者は、誰の商品かを区別することができず、「メンチ」の文字部分は識別力が弱いということができます。
よって、本件商標「ゲンコツメンチ」の構成中、「ゲンコツ」の文字が分離抽出される可能性があるため、「ゲンコツ」の称呼についても検索する必要があります。
そこで、商標「ゲンコツ」で検索してみると、32件ヒットし、同一の称呼が生じる商標として、以下の先行商標①～④等が検出されました。
①「ゲンコツ」（登録第5100230号 権利者：株式会社ファインフードネットワーク）
②「厳骨」（登録第1578810号 権利者：森川 徳太郎）
③「厳古津」（登録第1854325号 権利者：森川 徳太郎）
④「
」（登録第5440930号 権利者：森川 徳太郎）
上記①～④の先行商標からは、いずれも「ゲンコツ」の称呼が生じるため、本件商標「ゲンコツメンチ」の構成中、「ゲンコツ」の文字部分が分離抽出されれば、両商標は類似する可能性があります。
したがって、本件商標と、これらの先行商標との類否を詳細に検討する必要があります。
なお、上記①と②～④の権利者は異なっており（他人同士の商標）、称呼が共通するため、互いの商標が類似するようにも思えますが、実際には、それぞれ非類似の商標として併存登録されています。
その理由として、称呼が共通するものの、外観上の相違や、観念上の相違が総合的に判断され、それぞれ非類似の商標として登録されたものと考えられます。
ここでは、本件商標と商標の構成が最も近い①のみを対象として、類否の判断を進めていきます。
－2. 商標の類否判断－
商標「ゲンコツメンチ」と先行商標「ゲンコツ」の類否を、実際の判決例をもとに確認していきます。
ポイントは、「ゲンコツメンチ」から「ゲンコツ」の文字のみが取り出され、「ゲンコツ」と称呼されることがあるかどうかです。
以下に、結合商標の構成文字が分離されやすい態様を「ゲンコツメンチ」を例に説明します。
これをもとに、本件審決取消訴訟において、本件商標「ゲンコツメンチ」がどのよう認定されたのかを確認していきます。
本件商標「ゲンコツメンチ」についてこれをみると、
①文字の大きさは同一、
②文字構成もすべて片仮名で同じ、
③構成文字間にスペースはなく、一連一体で構成されている、
④称呼も７音であり、格別冗長とはいえず、語呂よく一連一気に称呼できる、
⑤「ゲンコツ」は拳を意味し、メンチカツの形状（大きさ）を特定する語と理解できることから、全体で「ゲンコツ形状のメンチカツ」または「ゲンコツサイズのメンチカツ」といったまとまった観念が生じる、
⑥「メンチ」の文字部分の識別力が弱いと考えられる一方で、「ゲンコツ」の文字部分も、我が国において広く知られた語であり、必ずしも識別力が強いとは言えず、その構成中の両語の間に、軽重の差を見いだすことができない、
⑦取引実情として、平成25年6月から、「ゲンコツメンチ」の商品を発売し、年間約3000万個を販売しており、コマーシャル画像のテレビ放映を、日本全国において多数回行っており、さらに、「日経ＭＪ2013ヒット商品番付」において、「西の前頭」に選ばれた。
→需要者は「ゲンコツメンチ」を一連一体の商標として認識している可能性がある。
－結論－
以上のことから、本件商標は、上記分離されやすい態様に該当しないと考えられます。
－まとめ－
本件審決取消訴訟における実際の判決でも、以下のように判断され、本件商標は、分離されることなく「ゲンコツメンチカツ」の称呼のみが生じる旨認定されています。
・「本件商標は、全ての文字が、標準文字で、一連に横書きされており、各文字は、同じ字体、大きさ及び間隔で、一体的に表記されている。→（上記①②③の基準）
また、本件商標の全体の文字数は、７文字で、多くはないところ、簡潔で歯切れのいい印象を与える。→（上記④の基準）
・・・本件商標において、「ゲンコツ」の文字部分だけが、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないし、「メンチ」の文字部分からは、出所識別標識としての称呼、観念が生じないともいえない（上記⑥の基準）。
したがって、本件商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、引用商標と相違し、取引の実情を考慮しても、引用商標とは類似しておらず、商標法４条１項１１号に該当する商標ではない。」
今回の判決では、最終判断として、商標「ゲンコツメンチ」から「ゲンコツ」の文字が分離されることなく、先行商標①「ゲンコツ」とは非類似であると認定されていますが、審査段階では、先行商標「ゲンコツ」等に類似するとの理由で拒絶理由が通知されています。
以上のことから、今後、新しいネーミングを採用される場合には、商標全体の商標調査に加え、商標が分離して認識される余地があるものについては構成文字毎に調査をし、上記７つの基準を参考に、先行商標との類否を確認していただけると幸いです。
称呼検索で注意すべき点をもう一つ取り上げます。
商標「AAA」（読み方：トリプルエー）を出願したい場合、称呼はどのように特定すれば良いでしょうか？
「トリプルエー」と読ませたい意図であっても、「AAA」からは、他にも「エーエーエー」「スリーエー」「サンエー」といった称呼が考えられます。
このように、複数の読み方が生じる商標については、考え得るすべての称呼について、称呼検索することを強くおすすめします。そうすることで、例えば、片仮名「サンエイ」などの先行商標も、漏れなく確認することができます。
（以上）
－付録編－
「キューピー」の商標は誰のもの？
あの愛らしいキャラクターでお馴染みの「キューピー」は、誰の商標でしょうか？
まず、キューピーのルーツについて確認すると、生みの親はローズ・オニールという米国人女流画家で、1912年にキューピー人形がアメリカで販売されて以来、日本を含む世界各国で高い人気を博するようになったそうです。
J-PlatPatの「称呼検索」で「キューピー」を検索すると、1915年頃から、以下のような商標が出願され、現在でも有効な権利として存続していることが確認できます。
その後も、複数の企業によってキューピーのキャラクターが広告や商品販売等に使用され続けています。例えば、全国各地の土産物店で目にするご当地のキューピーは、様々な業者によって販売されており、また、「〇〇キューピー」といった登録商標が数多く登録されています。
したがって、「キューピー」の語は、誰の商品かを区別する目印とはならず、ある特定の分野を除いては、識別力が弱いということができます。
そんな中、マヨネーズ、ドレッシング等で有名なキユーピー株式会社は、「キューピー」関連の商標を自社のブランドとして使用し続けた結果、食品業界において「キューピー」といえば「キユーピー株式会社」をイメージさせるものとなっています。
以下に紹介する判決は、その「キューピー」の識別力に関するものです。
事件の概要は、ローズ・オニール氏の顕彰活動等を行う「日本キューピークラブ」の代表が所有する登録商標「ローズオニールキューピー」（指定役務「飲食物の提供」等）に対し、キユーピー株式会社が、同社の登録商標「キューピー」等に類似するとして、登録の無効を求めたというものです。
判決では、キユーピー株式会社の登録商標「キューピー」等が、食品の分野において著名であると認定し、指定役務「飲食物の提供」との関係では、商標「ローズオニールキューピー」から、著名である「キューピー」の文字部分が分離され、「キューピー」の称呼が生じるとして、両商標は類似する（「飲食物の提供」を取り消す）と判断されました。
一方、「飲食物の提供」以外の指定役務については、上述のとおり、「キューピー」の語が複数の企業によって使用されており、「キューピー」の文字が、直ちに「キユーピー株式会社」を想起させるとまではいえず、識別力の弱い語であると認定し、その結果、「ローズオニールキューピー」から単独で「キューピー」の称呼が生じないとして、両商標は非類似（「飲食物の提供」以外の役務は取り消されるべきでない）と判断されています。
このように、当初は誰もが広く使用し、識別力が弱いと考えられる商標であっても、ある特定の分野において、一企業によって長期的に使用され、その業界で著名な商標として認識されるようになり、識別力を有するに至る場合があります。したがって、現時点では誰もが自由に使用しており、識別力を有しないと考えられる商標であっても、一企業の営業努力等によって、ある特定の分野においてはその商標に識別力が認められる場合があり、その点、使用にあたって注意が必要となる場合があります。
（付録編 以上）
活動報告
D-8（デザイン 8 団体協議会）デザイン保護研究会 今年度第 2 回参加
2017 年度第 2 回 D-8（デザイン 8 団体協議会）デザイン保護研究会が、12 月 6 日（木）18：30～20：15、株式会社中川ケミカル ＣＳデザインセンター 5F 会議室に於いて開催された。
各団体からの参加者数：以下計 13 名
・DSA(一社）日本空間デザイン協会より 1 名。
・JIDA(公社)日本インダストリアルデザイナー協会より 1 名。
・JAGDA(公社)日本グラフィックデザイナー協会より 1 名。
・JJDA(公社)日本ジュエリーデザイナー協会より 2 名。
・JCDA(公社)日本クラフトデザイン協会より 2 名。
・JPDA(公社)日本パッケージデザイン協会より 2 名。
・JID(公社)日本インテリアデザイナー協会より 2 名。
・SDA(公社)日本サインデザイン協会より 2 名。
◆以下は、幹事団体 SDA 作成議事録より抜粋したもの。
＜議事概要＞
司会進行は、幹事団体SDAの委員により進められ以下の議題で話し合われた。
1. 創作証の状況確認と普及活動の継続を確認
2. 知財関連の報告／行政関連の動向を共有
・経産省＋特許庁：産業競争力とデザインを考える研究会
・特許庁：知財教材「デザイナーが身につけておくべき知財の基本」
3. 各団体の動向と問題提起等
・デザイナーの責任範囲の捉え方、契約内容についての認識
4. 今後の活動
・具体的な活動内容としては、下記の2つが挙げられた。
（1）創作証についての理論づけの検討
（2）知財権に関する情報収集と有識者を呼ぶなどの勉強会の実施
5. 委員長選出
・委員長：藤井将之（SDA）
・議事録担当：近藤直樹（JAGDA）
＜次回日程と予定会場＞
2月21日（水）18：30～20：30
株式会社中川ケミカル CS デザインセンター５階会議室
（以上）
引き続き、記事へのご質問・ご意見・ご要望等は下記アドレスで受け付けています。
MAIL：info@jpda.or.jp
